有关影视作品中使用他人商标的讨论 § Re: Using third party trademarks in cinemagraphic works

袁博:合理才有价值——论影视作品植入式广告合理使用作品、商标的审查思路
http://www.saic.gov.cn/gsld/jgjl/xxb/201407/t20140715_146784.html

赵衡、袁博:从《来自星星的你》看影视剧广告植入
http://newspaper.jcrb.com/html/2014-03/08/content_154024.htm

袁博:影视剧,如何避免“无意识躺枪”?
http://www.zhichanli.com/article/15150

知乎问答:影视作品中出现注册商标需要事先取得授权么?
https://www.zhihu.com/question/21497671

案例报告:在电视剧植入广告中使用他人首饰产品构成不正当竞争—北京珂兰信钻网络科技有限公司与上海辛迪加影视有限公司、上海卓美珠宝有限公司不正当竞争纠纷案
http://www.shipa.org/ip_litigation_show.asp?id=302

“功夫熊猫”侵害商标权案
http://www.chinacourt.org/article/detail/2014/04/id/1281809.shtml

王国浩:影视人亟需补上一堂商标保护“课”
http://www.ipraction.gov.cn/article/xxgk/mtbd/mtgc/201605/20160500094079.shtml

乾中律师事务所:影视衍生品开发的法律问题分析
https://www.linkedin.com/pulse/%E5%BD%B1%E8%A7%86%E8%A1%8D%E7%94%9F%E5%93%81%E5%BC%80%E5%8F%91%E7%9A%84%E6%B3%95%E5%BE%8B%E9%97%AE%E9%A2%98%E5%88%86%E6%9E%90-margaret-fung

与商标平行问题进口有关的资料

黄晖、黄义彪:略论与平行进口有关的商标侵权行为

http://www.chinaipmagazine.com/journal-show.asp?id=778

夏凡:穿越灰色市场 ——谈企业如何在平行进口商中避免受害 

http://www.unitalen.com.cn/html/report/25424-1.htm

黄晖、黄义彪:略论与平行进口有关的商标侵权行为

http://www.chinaipmagazine.com/journal-show.asp?id=778

夏凡:穿越灰色市场 ——谈企业如何在平行进口商中避免受害 

http://www.unitalen.com.cn/html/report/25424-1.htm

 

严桂珍:我国平行进口法律规制情况——以商标平行进口为视角

http://www.chinaipmagazine.com/journal-show.asp?id=777

 

聂世海:商标平行进口在我国的实践与争议

http://www.chinaipmagazine.com/journal-show.asp?id=779

袁真富:平行进口与权利限制

http://www.china-review.com/laf.asp?id=13237

张伟君:三个涉及商标权的“假平行进口”案

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4da63f410100nk0d.html

中国商标平行进口的立法探析

http://cdzy.chinacourt.org/public/detail.php?id=6235

台山利富鳄鱼恤定牌加工案判决书-广东高院2011

 广东省高级人民法院民事判决书

(2011)粤高法民三终字第467号
 
上诉人(原审被告):台山利富服装有限公司。
被上诉人(原审原告):鳄鱼恤有限公司。
 
上诉人台山利富服装有限公司(以下简称利富公司)因与被上诉人鳄鱼恤有限公司(以下简称鳄鱼恤公司)侵害商标专用权纠纷一案,不服广东省珠海市中级人民法院(2011)珠中法知民初字第1号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
原审法院审理查明:鳄鱼恤公司是我国第246898号“CROCODILE”商标注册人,该商标核定使用商品为第25类(包括衬衫;裤子;汗衫及其它衣服等商品),注册有效期限自1996年3月30日至2006年3月29日止,后经核准续展注册有效期自2006年3月30日至2016年3月29日(见附图一)。上述商标已由鳄鱼恤公司向我国海关总署申请知识产权海关保护备案(备案号:T2009-15845)。
2010年8月18日,利富公司通过拱北海关隶属九洲海关申报出口男装衬衫1996件(目的地:日本),总价18540.3美元。在报关过程中,拱北海关经查验,认为该批货物涉嫌侵害鳄鱼恤公司在海关总署备案的“CROCODILE”商标专用权(备案号:T2009-15845)。根据鳄鱼恤公司申请,拱北海关于2010年8月27日作出拱关知字[2010]031号《扣留侵权嫌疑货物通知书》,对利富公司申报出口的上述带有“Crocodile”标识的男装衬衫1996件予以扣留。2010年10月22日,拱北海关作出拱关知字[2010]031号《认定进出口货物知识产权状况通知书》,称已完成对上述货物侵权状况调查,调查结果是不能认定上述货物是否侵害了鳄鱼恤公司在海关总署备案的“CROCODILE”商标专用权。2010年11月22日,拱北海关作出拱关知字[2010]031号《解除扣留通知书》,解除了对上述货物的扣留。
2010年12月23日,鳄鱼恤公司向广东省珠海市中级人民法院提起诉讼,请求判令利富公司:1、立即停止侵害鳄鱼恤公司商标权的行为;2、赔偿鳄鱼恤公司侵权损失50万元;3、承担本案诉讼费用。
原审法院经比对,利富公司申报出口的上述男装衬衫上带有“Crocodile +鳄鱼图形”组合商标(见附图二,以下简称被诉侵权商标),其中文字部分“Crocodile”与鳄鱼恤公司主张的“CROCODILE”商标相同,主要区别在于部分英文字母的大小写不同,字体、色彩也存在一定差异。
利富公司向原审法院提交了注册国为日本国,并经日本国外务省官员签名盖章证实、我国驻日本国大使馆认证的注册号为第0571612号、第2465858号《商标注册证书》两张,证明被诉侵权商标为日本国Yamato International株式会社(以下简称Yamato公司)在日本国注册的商标。利富公司还辩称其实施的是定牌加工出口行为,并提交了Yamato公司、Kurabo International株式会社(以下简称Kurabo公司)分别出具的相关《情况说明》,称被诉侵权商品是Kurabo公司按照Yamato公司的授权,委托利富公司加工的服装产品,全部产品的原料以及辅料由Kurabo公司提供,利富公司按照Yamato公司的订制要求将加工完成的成品向我国海关报关出口后交付给Kurabo公司,再由Kurabo公司交付给Yamato公司。上述服装产品最终由Yamato公司在日本进行销售。但利富公司未提交上述公司之间关于授权生产加工涉案服装的相关合同或协议等文件。
另查明,利富公司于1992年8月4日注册成立,其经营范围包括:生产服装及服装洗水,产品百分之九十外销(化纤服装百分之百外销)。Yamato公司和Kurabo公司均为依日本国法律在日本设立的公司法人。
原审法院认为,本案为侵害商标专用权纠纷。鳄鱼恤公司对其在我国注册的第246898号“CROCODILE”商标享有注册商标专用权,该权利仍处于合法有效状态,依法应受到法律保护。《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项规定,未经商标注册人许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的,构成侵害注册商标专用权。同时,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条进一步明确,商标法第五十二条第(一)项规定的商标相同,是指被诉侵权的商标与注册商标相比较,二者在视觉上基本无差别。商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似,是指被诉侵权的商标与注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系。
具体到本案,被诉侵权商标虽为文字图形组合商标,但其中起显著识别作用的文字部分“Crocodile”英文与鳄鱼恤公司主张的文字商标区别仅为部分英文字母的大小写不同,而含义完全相同。从整体上看,虽然两者的字体、色彩存在一定差异,但完全有可能造成相关公众的混淆或误认。因此,被诉侵权商标与鳄鱼恤公司第246898号“CROCODILE”注册商标构成近似。此外,被诉侵权商品为衬衫,与鳄鱼恤公司第246898号“CROCODILE”注册商标核定使用的第25类商品中衬衫为同一种商品。利富公司未经鳄鱼恤公司许可,在同一种商品上使用了与其注册商标近似的商标,属于侵害注册商标专用权的行为。此外,根据《中华人民共和国商标法》第五十二条第(二)项规定,销售侵害注册商标专用权的商品的,属于侵害注册商标专用权的行为。因此,利富公司出口被诉侵权商品的行为亦侵害了鳄鱼恤公司的注册商标专用权。
对于利富公司辩称其行为属于定牌加工出口行为的主张,原审法院认为,即使利富公司系接受Yamato公司的委托,依照Yamato公司指定在生产的衬衫上使用被诉侵权商标。但基于商标权地域性特征,Yamato公司对被诉侵权商标仅在日本国内享有注册商标专用权,在中国境内并不享有注册商标专用权,并且被诉侵权商品的制造地及交付地均在中国境内,在利富公司不能举证证明其使用被诉侵权商标属于正当使用的情况下,应当认定利富公司的行为已经侵害了鳄鱼恤公司在中国境内对“CROCODILE”商标享有的专用权,依法应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。利富公司关于其接受Yamato公司的委托进行定牌加工并出口的行为并不会使相关公众对商品来源产生混淆和误认,不构成商标侵权的抗辩理由,缺乏事实和法律依据,原审法院不予采纳。
至于利富公司应承担的赔偿数额,原审法院认为,根据《中华人民共和国商标法》第五十六条规定,侵害商标专用权的赔偿数额,为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。侵权人因侵权所得利益,或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予50万元以下的赔偿。本案中,由于鳄鱼恤公司未能提供证据证明其实际损失,亦未提交证明利富公司非法获利数额的证据,法院将综合考虑鳄鱼恤公司注册商标的知名度、利富公司侵权行为情节(被诉侵权商标为Yamato公司在日本享有专用权的注册商标、被诉侵权商品申报出口目的地也为日本、鳄鱼恤公司也未有证据证明利富公司有在境内销售等情况)、鳄鱼恤公司为制止侵权行为所支出的合理费用等因素酌情确定赔偿数额为30万元。
综上,原审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条,《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项、第(二)项、第五十六条第二款,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十六条之规定,判决:一、利富公司立即停止侵害鳄鱼恤公司第246898号“CROCODILE”注册商标专用权的行为。二、利富公司于判决生效后十日内赔偿鳄鱼恤公司经济损失30万元。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费8800元,由利富公司负担。
利富公司不服上述一审判决,向本院提出上诉,请求:撤销一审判决,改判驳回鳄鱼恤公司的全部诉讼请求,由鳄鱼恤公司承担本案一、二审全部诉讼费用。理由是:一、被诉侵权商标与鳄鱼恤公司商标不构成近似商标。(一)本案的被诉侵权商标是图文组合商标,由手写体并斜体英文单词“Crocodile”和头朝左的鳄鱼图形组成,商标整体呈现为绿色;而鳄鱼恤公司商标是单纯的文字商标,仅是由印刷体的英文单词“CROCODILE”构成,整体呈现为黑色。从视觉上来看,被诉侵权商标与鳄鱼恤公司商标在整体外观上的差别非常明显,被诉侵权商标的主要部分是图形,而鳄鱼恤公司商标的主要部分是文字。因此,相关公众以一般的注意力观察,不会认为二者近似。鳄鱼作为自然界中的一种动物,作为商标其本身就缺乏显著特征,不能被任何人垄断使用。鳄鱼恤公司在中国第25类商品上至今为止未获得任何鳄鱼图形商标的注册,因此根本无权就鳄鱼图形商标主张任何权利。从鳄鱼商标在中国的使用情况来看,在中国市场上并存着法国鳄鱼、新加坡鳄鱼、香港鳄鱼(即鳄鱼恤公司)等几大“鳄鱼”品牌。案外人(法国)拉科斯特股份有限公司在中国第25类商品上注册了多个鳄鱼图形商标,与鳄鱼恤公司的“CROCODILE”商标含义相同,足以表明鳄鱼恤公司的“CROCODILE”商标缺乏显著特征,既然其与鳄鱼图形商标不构成近似,也就不应当与本案的被诉侵权商标构成近似。(二)被诉侵权商标与鳄鱼恤公司商标不会引起中国相关公众的混淆误认。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条对认定商标近似的混淆性要素作了规定,最高人民法院在其公布的2010年十大知识产权案件之一,即法国鳄鱼诉(新加坡)鳄鱼国际机构私人有限公司等侵害商标专用权纠纷一案中进一步明确,侵害注册商标专用权意义上的商标近似应当是指混淆性近似,即足以造成市场混淆的近似。即使都是鳄鱼商标,考虑到主观意图和商标使用的历史现状等因素,如果不会引起消费者的混淆误认,依然不构成近似商标。几个鳄鱼商标可以井水不犯河水,在中国的市场上并存。利富公司与日本权利人之间是承揽加工合同关系,利富公司的涉外定牌加工行为主观上就是为了完成承揽加工合同,而非通过被诉侵权商标造成其与鳄鱼恤公司商标在中国市场上相关公众的混淆误认。二、利富公司未实施商标侵权行为。(一)利富公司未实施商标法第五十二条第一项规定的“未经许可在相同或类似商品上使用相同或近似商标”的商标侵权行为。利富公司所加工的产品只停留在生产领域未进入流通领域,涉案产品仅仅是“产品”而非“商品”,利富公司在涉案产品上贴附商标的行为仅是以完成承揽加工合同为目的,而非在中国境内区分商品来源,不应视为商标法第五十二条第一项规定的商标法意义上的商标“使用”行为。被诉侵权产品不在中国国内销售,不会引起中国相关公众的混淆误认。根据TRIPS协议第十六条第一款规定,利富公司的行为也不构成商标侵权行为。(二)利富公司未实施商标法第五十二条第二项规定的“销售侵犯注册商标专用权商品”的商标侵权行为。鳄鱼恤公司在一审中认可利富公司实施的是涉外定牌加工行为,并未主张利富公司实施了商标法第五十二条第二项规定的“销售”行为,其在庭审中也明确表示其提起诉讼的法律依据是商标法第五十二条第一项。一审法院在权利人未主张的情况下径行判决利富公司实施了所谓的“销售”行为,有悖“不告不理”的法律原则。利富公司在一审中提交的证据能够形成完整的证据链,证明利富公司生产被诉侵权产品是为了履行承揽加工合同而非销售合同,利富公司将加工的产品交给日方权利人属于交付定作物的行为而非销售行为。三、一审判决确定的赔偿数额不恰当。利富公司未实施任何商标侵权行为,不应当承担任何侵权责任包括赔偿责任。中国作为世界工厂,加工企业不计其数,如果再判定这些企业因涉外定牌加工行为而构成侵权并赔偿,则会使加工企业遭受毁灭性的打击,威胁中国的国家经济秩序和经济安全。
鳄鱼恤公司答辩认为,原审判决认定事实和适用法律正确,请求依法驳回利富公司的上诉请求。理由是:一、被诉侵权商标与鳄鱼恤公司商标构成相近似。评定商标是否近似,要根据音、形、义进行判断,本案被诉侵权商标与涉案商标的发音相同、含义相同,都属于第25类,可以判定两者是相近似商标。二、在中国大陆地区,未经商标权人许可,在同类商品上使用相近似商标就构成侵权。上诉人虽然提供了日本国的商标,但根据巴黎公约规定,其权利只在日本国有效。上诉人提出加工定做行为不构成侵权,这会造成中国司法、行政机关不能在生产环节打假,逻辑不能成立。从事实上看,所有的对外加工都有富余,都会在加工国销售。三、一审判决确定的赔偿数额符合法定赔偿的标准,是适当的。
本院经审理查明,原审法院认定的事实属实,本院予以确认。
另查明,利富公司在一审期间提交了注册国为日本国,注册号为第0571612号、第2465858号《商标注册证书》,同时提交了Yamato公司、Kurabo公司分别出具的相关《情况说明》、Yamato公司出具的《鳄鱼商标授权书》、《制作请求书》、《缝制规格书》,以及被诉侵权产品上使用的日文标示的产品吊牌、水洗标等。上述证据表明,Yamato公司系本案被诉侵权商标在日本国的商标权人,Yamato公司自2009年1月1日至2010年12月31日期间授权Kurabo公司寻找工厂生产加工带有被诉侵权商标的男款衬衫,Kurabo公司授权利富公司加工,并提供全部产品原料以及辅料。2010年8月18日,利富公司通过拱北海关隶属的九洲海关申报出口。上述证据均履行了必要的公证、认证程序,鳄鱼恤公司在一审期间对上述证据的真实性、合法性予以认可,但认为Yamato公司的商标与本案不具有关联性。
还查明,利富公司二审期间向本院提交了一份《委托加工合同》,用以证明Yamato公司、Kurabo公司与利富公司之间自2009年开始就存在涉外定牌加工合同关系。鳄鱼恤公司对该份证据不予认可。
本院认为,根据本案事实以及双方的诉辩主张,本案的焦点问题是:一、利富公司被诉侵权行为的性质;二、被诉侵权商标与鳄鱼恤公司请求保护的注册商标是否近似、利富公司是否侵害鳄鱼恤公司注册商标专用权的问题。
一、关于利富公司被诉侵权行为的性质问题
鳄鱼恤公司基于其在中国注册的第246898号“CROCODILE”商标,主张利富公司生产、出口贴有被诉侵权商标的衬衫的行为构成侵害商标专用权。利富公司则辩称其行为系涉外定牌加工行为,其与日本国Yamato公司系委托加工关系,利富公司的行为不属于商标性质的使用行为。本院认为,所谓“涉外定牌加工”,是指国外注册商标的权利人委托国内生产厂家生产使用该商标的产品,该产品全部销往国外而不在中国境内销售。从本案案情看,首先,利富公司向法院提交了注册国为日本国,注册号为第0571612号、第2465858号《商标注册证书》,Yamato公司、Kurabo公司分别出具的相关《情况说明》、《制作请求书》、《缝制规格书》,以及被诉侵权产品上使用的日文标示的产品吊牌、水洗标等。上述证据符合证据形式要求,鳄鱼恤公司未对其真实性和合法性提出异议。二审期间,利富公司又补充提交了《委托加工合同》。这些证据相互印证,本院予以采信。根据上述证据,可以证实利富公司系接受国外商标权人委托和指示,在中国境内生产加工衬衫,并将国外商标权人的商标标识缝制在衬衫上,按照国外委托人的指示报关出口,不在中国境内销售。其次,利富公司并非商标许可合同的被许可人。由于涉案衬衫全部出口,涉案衬衫在何地销售、如何销售均由委托人Yamato公司控制,被诉侵权商标的实际使用人系Yamato公司。综上,本院认为,利富公司根据日本国注册商标权人Yamato公司的委托,在国内生产使用该商标的产品,该产品全部销往国外而不在中国境内销售,属于涉外定牌加工行为。
二、关于被诉侵权商标与鳄鱼恤公司请求保护的注册商标是否近似、利富公司是否侵害鳄鱼恤公司注册商标专用权的问题
本院认为,商标的基本功能是区分商品或服务来源,侵害商标权的本质就是对商标识别功能的损害,使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款的相关规定,认定被诉侵权商标与请求保护的注册商标是否构成近似商标,不仅要根据文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色等要素对其近似性进行判断,还要根据案件的具体情况,综合考虑是否易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系。人民法院在判断是否构成未经商标注册人许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的侵权行为时,除在同一种商品上使用相同商标的情形外,对其他情形均需要考虑混淆因素。因此,侵害注册商标专用权意义上的商标近似应当是指混淆性近似,即足以造成市场混淆的近似。
值得注意的是,利富公司在本案中的行为属于涉外定牌加工行为。关于涉外定牌加工行为是否构成侵权的问题,目前我国法律及司法解释并无明确规定。本院认为,在司法实践中不宜将涉外定牌加工行为一概认定为侵权或不侵权,而应区别案件的具体情况予以处理。就本案而言,首先,鳄鱼恤公司主张保护的“CROCODILE”注册商标,与被诉侵权商标“Crocodile”英文加鳄鱼图形组成的组合商标并不相同。利富公司在接受委托加工时,审查了委托人Yamato公司在日本国的商标注册证书,在判断该商标是否会构成侵权时,即使对相关商标的注册情况予以检索,也不易判断该商标是否对鳄鱼恤公司“CROCODILE”注册商标构成侵权。因此,利富公司在履行必要注意义务后,按照订单进行加工,并无侵害鳄鱼恤公司注册商标的故意。其次,利富公司在产品上标注被诉侵权商标的行为,形式上虽由加工方实施,但实质上是基于有权使用被诉侵权商标的日本Yamato公司的明确委托,而且受委托定牌加工出口的产品全部销往日本国。因此,被诉侵权商标只能在日本国市场发挥其区别商品来源的功能,日本国消费者可以通过该商标区分商品来源为Yamato公司。涉案产品并未在中国国内市场实际销售,涉案产品的被诉侵权商标并未在中国国内市场发挥识别商品来源的功能,中国国内相关公众不存在对该商品的来源发生混淆和误认的客观基础,鳄鱼恤公司的中国市场份额也不会因此被不正当挤占,其注册商标的商标识别功能并未受到损害。综上,本院综合考虑被诉侵权人的主观意图、注册商标与被诉侵权商标使用状况等相关因素后认为,被诉侵权商标与鳄鱼恤公司注册商标不足以造成相关公众的混淆、误认,不构成侵害注册商标专用权意义上的商标近似。利富公司的涉外定牌加工行为没有侵害鳄鱼恤公司的注册商标专用权。原审判决认定利富公司侵权,不符合商标法保护注册商标专用权的立法意图,属于适用法律错误,本院予以纠正。利富公司主张其在定牌加工出口过程中,在产品上标注被诉侵权商标行为不构成对鳄鱼恤公司商标侵权,理据充分,本院予以支持。
综上所述,利富公司的上诉理由成立,本院予以支持。原审判决认定事实清楚,但适用法律错误,本院予以纠正。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(二)项、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条第二款之规定,判决如下:
一、撤销广东省珠海市中级人民法院(2011)珠中法知民初字第1号民事判决;
二、驳回鳄鱼恤有限公司的全部诉讼请求。
本案一审案件受理费8800元、二审案件受理费5800元,共计14600元,均由鳄鱼恤有限公司负担。本院预收的二审案件受理费5800元,由本院退回给台山利富服装有限公司。鳄鱼恤有限公司应于本判决送达之日起七日内向本院交纳二审案件受理费5800元。如逾期不交,本院将予以强制执行。
本判决为终审判决。
 
 
 
审 判 长  
代理审判员  
代理审判员  
 
 
 
 
                          二○一一年十二月十六日
 
本件与原本核对无异
书 记 员  

 广东省高级人民法院民事判决书

(2011)粤高法民三终字第467号
 
上诉人(原审被告):台山利富服装有限公司。
被上诉人(原审原告):鳄鱼恤有限公司。
 
上诉人台山利富服装有限公司(以下简称利富公司)因与被上诉人鳄鱼恤有限公司(以下简称鳄鱼恤公司)侵害商标专用权纠纷一案,不服广东省珠海市中级人民法院(2011)珠中法知民初字第1号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
原审法院审理查明:鳄鱼恤公司是我国第246898号“CROCODILE”商标注册人,该商标核定使用商品为第25类(包括衬衫;裤子;汗衫及其它衣服等商品),注册有效期限自1996年3月30日至2006年3月29日止,后经核准续展注册有效期自2006年3月30日至2016年3月29日(见附图一)。上述商标已由鳄鱼恤公司向我国海关总署申请知识产权海关保护备案(备案号:T2009-15845)。
2010年8月18日,利富公司通过拱北海关隶属九洲海关申报出口男装衬衫1996件(目的地:日本),总价18540.3美元。在报关过程中,拱北海关经查验,认为该批货物涉嫌侵害鳄鱼恤公司在海关总署备案的“CROCODILE”商标专用权(备案号:T2009-15845)。根据鳄鱼恤公司申请,拱北海关于2010年8月27日作出拱关知字[2010]031号《扣留侵权嫌疑货物通知书》,对利富公司申报出口的上述带有“Crocodile”标识的男装衬衫1996件予以扣留。2010年10月22日,拱北海关作出拱关知字[2010]031号《认定进出口货物知识产权状况通知书》,称已完成对上述货物侵权状况调查,调查结果是不能认定上述货物是否侵害了鳄鱼恤公司在海关总署备案的“CROCODILE”商标专用权。2010年11月22日,拱北海关作出拱关知字[2010]031号《解除扣留通知书》,解除了对上述货物的扣留。
2010年12月23日,鳄鱼恤公司向广东省珠海市中级人民法院提起诉讼,请求判令利富公司:1、立即停止侵害鳄鱼恤公司商标权的行为;2、赔偿鳄鱼恤公司侵权损失50万元;3、承担本案诉讼费用。
原审法院经比对,利富公司申报出口的上述男装衬衫上带有“Crocodile +鳄鱼图形”组合商标(见附图二,以下简称被诉侵权商标),其中文字部分“Crocodile”与鳄鱼恤公司主张的“CROCODILE”商标相同,主要区别在于部分英文字母的大小写不同,字体、色彩也存在一定差异。
利富公司向原审法院提交了注册国为日本国,并经日本国外务省官员签名盖章证实、我国驻日本国大使馆认证的注册号为第0571612号、第2465858号《商标注册证书》两张,证明被诉侵权商标为日本国Yamato International株式会社(以下简称Yamato公司)在日本国注册的商标。利富公司还辩称其实施的是定牌加工出口行为,并提交了Yamato公司、Kurabo International株式会社(以下简称Kurabo公司)分别出具的相关《情况说明》,称被诉侵权商品是Kurabo公司按照Yamato公司的授权,委托利富公司加工的服装产品,全部产品的原料以及辅料由Kurabo公司提供,利富公司按照Yamato公司的订制要求将加工完成的成品向我国海关报关出口后交付给Kurabo公司,再由Kurabo公司交付给Yamato公司。上述服装产品最终由Yamato公司在日本进行销售。但利富公司未提交上述公司之间关于授权生产加工涉案服装的相关合同或协议等文件。
另查明,利富公司于1992年8月4日注册成立,其经营范围包括:生产服装及服装洗水,产品百分之九十外销(化纤服装百分之百外销)。Yamato公司和Kurabo公司均为依日本国法律在日本设立的公司法人。
原审法院认为,本案为侵害商标专用权纠纷。鳄鱼恤公司对其在我国注册的第246898号“CROCODILE”商标享有注册商标专用权,该权利仍处于合法有效状态,依法应受到法律保护。《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项规定,未经商标注册人许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的,构成侵害注册商标专用权。同时,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条进一步明确,商标法第五十二条第(一)项规定的商标相同,是指被诉侵权的商标与注册商标相比较,二者在视觉上基本无差别。商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似,是指被诉侵权的商标与注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系。
具体到本案,被诉侵权商标虽为文字图形组合商标,但其中起显著识别作用的文字部分“Crocodile”英文与鳄鱼恤公司主张的文字商标区别仅为部分英文字母的大小写不同,而含义完全相同。从整体上看,虽然两者的字体、色彩存在一定差异,但完全有可能造成相关公众的混淆或误认。因此,被诉侵权商标与鳄鱼恤公司第246898号“CROCODILE”注册商标构成近似。此外,被诉侵权商品为衬衫,与鳄鱼恤公司第246898号“CROCODILE”注册商标核定使用的第25类商品中衬衫为同一种商品。利富公司未经鳄鱼恤公司许可,在同一种商品上使用了与其注册商标近似的商标,属于侵害注册商标专用权的行为。此外,根据《中华人民共和国商标法》第五十二条第(二)项规定,销售侵害注册商标专用权的商品的,属于侵害注册商标专用权的行为。因此,利富公司出口被诉侵权商品的行为亦侵害了鳄鱼恤公司的注册商标专用权。
对于利富公司辩称其行为属于定牌加工出口行为的主张,原审法院认为,即使利富公司系接受Yamato公司的委托,依照Yamato公司指定在生产的衬衫上使用被诉侵权商标。但基于商标权地域性特征,Yamato公司对被诉侵权商标仅在日本国内享有注册商标专用权,在中国境内并不享有注册商标专用权,并且被诉侵权商品的制造地及交付地均在中国境内,在利富公司不能举证证明其使用被诉侵权商标属于正当使用的情况下,应当认定利富公司的行为已经侵害了鳄鱼恤公司在中国境内对“CROCODILE”商标享有的专用权,依法应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。利富公司关于其接受Yamato公司的委托进行定牌加工并出口的行为并不会使相关公众对商品来源产生混淆和误认,不构成商标侵权的抗辩理由,缺乏事实和法律依据,原审法院不予采纳。
至于利富公司应承担的赔偿数额,原审法院认为,根据《中华人民共和国商标法》第五十六条规定,侵害商标专用权的赔偿数额,为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。侵权人因侵权所得利益,或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予50万元以下的赔偿。本案中,由于鳄鱼恤公司未能提供证据证明其实际损失,亦未提交证明利富公司非法获利数额的证据,法院将综合考虑鳄鱼恤公司注册商标的知名度、利富公司侵权行为情节(被诉侵权商标为Yamato公司在日本享有专用权的注册商标、被诉侵权商品申报出口目的地也为日本、鳄鱼恤公司也未有证据证明利富公司有在境内销售等情况)、鳄鱼恤公司为制止侵权行为所支出的合理费用等因素酌情确定赔偿数额为30万元。
综上,原审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条,《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项、第(二)项、第五十六条第二款,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十六条之规定,判决:一、利富公司立即停止侵害鳄鱼恤公司第246898号“CROCODILE”注册商标专用权的行为。二、利富公司于判决生效后十日内赔偿鳄鱼恤公司经济损失30万元。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费8800元,由利富公司负担。
利富公司不服上述一审判决,向本院提出上诉,请求:撤销一审判决,改判驳回鳄鱼恤公司的全部诉讼请求,由鳄鱼恤公司承担本案一、二审全部诉讼费用。理由是:一、被诉侵权商标与鳄鱼恤公司商标不构成近似商标。(一)本案的被诉侵权商标是图文组合商标,由手写体并斜体英文单词“Crocodile”和头朝左的鳄鱼图形组成,商标整体呈现为绿色;而鳄鱼恤公司商标是单纯的文字商标,仅是由印刷体的英文单词“CROCODILE”构成,整体呈现为黑色。从视觉上来看,被诉侵权商标与鳄鱼恤公司商标在整体外观上的差别非常明显,被诉侵权商标的主要部分是图形,而鳄鱼恤公司商标的主要部分是文字。因此,相关公众以一般的注意力观察,不会认为二者近似。鳄鱼作为自然界中的一种动物,作为商标其本身就缺乏显著特征,不能被任何人垄断使用。鳄鱼恤公司在中国第25类商品上至今为止未获得任何鳄鱼图形商标的注册,因此根本无权就鳄鱼图形商标主张任何权利。从鳄鱼商标在中国的使用情况来看,在中国市场上并存着法国鳄鱼、新加坡鳄鱼、香港鳄鱼(即鳄鱼恤公司)等几大“鳄鱼”品牌。案外人(法国)拉科斯特股份有限公司在中国第25类商品上注册了多个鳄鱼图形商标,与鳄鱼恤公司的“CROCODILE”商标含义相同,足以表明鳄鱼恤公司的“CROCODILE”商标缺乏显著特征,既然其与鳄鱼图形商标不构成近似,也就不应当与本案的被诉侵权商标构成近似。(二)被诉侵权商标与鳄鱼恤公司商标不会引起中国相关公众的混淆误认。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条对认定商标近似的混淆性要素作了规定,最高人民法院在其公布的2010年十大知识产权案件之一,即法国鳄鱼诉(新加坡)鳄鱼国际机构私人有限公司等侵害商标专用权纠纷一案中进一步明确,侵害注册商标专用权意义上的商标近似应当是指混淆性近似,即足以造成市场混淆的近似。即使都是鳄鱼商标,考虑到主观意图和商标使用的历史现状等因素,如果不会引起消费者的混淆误认,依然不构成近似商标。几个鳄鱼商标可以井水不犯河水,在中国的市场上并存。利富公司与日本权利人之间是承揽加工合同关系,利富公司的涉外定牌加工行为主观上就是为了完成承揽加工合同,而非通过被诉侵权商标造成其与鳄鱼恤公司商标在中国市场上相关公众的混淆误认。二、利富公司未实施商标侵权行为。(一)利富公司未实施商标法第五十二条第一项规定的“未经许可在相同或类似商品上使用相同或近似商标”的商标侵权行为。利富公司所加工的产品只停留在生产领域未进入流通领域,涉案产品仅仅是“产品”而非“商品”,利富公司在涉案产品上贴附商标的行为仅是以完成承揽加工合同为目的,而非在中国境内区分商品来源,不应视为商标法第五十二条第一项规定的商标法意义上的商标“使用”行为。被诉侵权产品不在中国国内销售,不会引起中国相关公众的混淆误认。根据TRIPS协议第十六条第一款规定,利富公司的行为也不构成商标侵权行为。(二)利富公司未实施商标法第五十二条第二项规定的“销售侵犯注册商标专用权商品”的商标侵权行为。鳄鱼恤公司在一审中认可利富公司实施的是涉外定牌加工行为,并未主张利富公司实施了商标法第五十二条第二项规定的“销售”行为,其在庭审中也明确表示其提起诉讼的法律依据是商标法第五十二条第一项。一审法院在权利人未主张的情况下径行判决利富公司实施了所谓的“销售”行为,有悖“不告不理”的法律原则。利富公司在一审中提交的证据能够形成完整的证据链,证明利富公司生产被诉侵权产品是为了履行承揽加工合同而非销售合同,利富公司将加工的产品交给日方权利人属于交付定作物的行为而非销售行为。三、一审判决确定的赔偿数额不恰当。利富公司未实施任何商标侵权行为,不应当承担任何侵权责任包括赔偿责任。中国作为世界工厂,加工企业不计其数,如果再判定这些企业因涉外定牌加工行为而构成侵权并赔偿,则会使加工企业遭受毁灭性的打击,威胁中国的国家经济秩序和经济安全。
鳄鱼恤公司答辩认为,原审判决认定事实和适用法律正确,请求依法驳回利富公司的上诉请求。理由是:一、被诉侵权商标与鳄鱼恤公司商标构成相近似。评定商标是否近似,要根据音、形、义进行判断,本案被诉侵权商标与涉案商标的发音相同、含义相同,都属于第25类,可以判定两者是相近似商标。二、在中国大陆地区,未经商标权人许可,在同类商品上使用相近似商标就构成侵权。上诉人虽然提供了日本国的商标,但根据巴黎公约规定,其权利只在日本国有效。上诉人提出加工定做行为不构成侵权,这会造成中国司法、行政机关不能在生产环节打假,逻辑不能成立。从事实上看,所有的对外加工都有富余,都会在加工国销售。三、一审判决确定的赔偿数额符合法定赔偿的标准,是适当的。
本院经审理查明,原审法院认定的事实属实,本院予以确认。
另查明,利富公司在一审期间提交了注册国为日本国,注册号为第0571612号、第2465858号《商标注册证书》,同时提交了Yamato公司、Kurabo公司分别出具的相关《情况说明》、Yamato公司出具的《鳄鱼商标授权书》、《制作请求书》、《缝制规格书》,以及被诉侵权产品上使用的日文标示的产品吊牌、水洗标等。上述证据表明,Yamato公司系本案被诉侵权商标在日本国的商标权人,Yamato公司自2009年1月1日至2010年12月31日期间授权Kurabo公司寻找工厂生产加工带有被诉侵权商标的男款衬衫,Kurabo公司授权利富公司加工,并提供全部产品原料以及辅料。2010年8月18日,利富公司通过拱北海关隶属的九洲海关申报出口。上述证据均履行了必要的公证、认证程序,鳄鱼恤公司在一审期间对上述证据的真实性、合法性予以认可,但认为Yamato公司的商标与本案不具有关联性。
还查明,利富公司二审期间向本院提交了一份《委托加工合同》,用以证明Yamato公司、Kurabo公司与利富公司之间自2009年开始就存在涉外定牌加工合同关系。鳄鱼恤公司对该份证据不予认可。
本院认为,根据本案事实以及双方的诉辩主张,本案的焦点问题是:一、利富公司被诉侵权行为的性质;二、被诉侵权商标与鳄鱼恤公司请求保护的注册商标是否近似、利富公司是否侵害鳄鱼恤公司注册商标专用权的问题。
一、关于利富公司被诉侵权行为的性质问题
鳄鱼恤公司基于其在中国注册的第246898号“CROCODILE”商标,主张利富公司生产、出口贴有被诉侵权商标的衬衫的行为构成侵害商标专用权。利富公司则辩称其行为系涉外定牌加工行为,其与日本国Yamato公司系委托加工关系,利富公司的行为不属于商标性质的使用行为。本院认为,所谓“涉外定牌加工”,是指国外注册商标的权利人委托国内生产厂家生产使用该商标的产品,该产品全部销往国外而不在中国境内销售。从本案案情看,首先,利富公司向法院提交了注册国为日本国,注册号为第0571612号、第2465858号《商标注册证书》,Yamato公司、Kurabo公司分别出具的相关《情况说明》、《制作请求书》、《缝制规格书》,以及被诉侵权产品上使用的日文标示的产品吊牌、水洗标等。上述证据符合证据形式要求,鳄鱼恤公司未对其真实性和合法性提出异议。二审期间,利富公司又补充提交了《委托加工合同》。这些证据相互印证,本院予以采信。根据上述证据,可以证实利富公司系接受国外商标权人委托和指示,在中国境内生产加工衬衫,并将国外商标权人的商标标识缝制在衬衫上,按照国外委托人的指示报关出口,不在中国境内销售。其次,利富公司并非商标许可合同的被许可人。由于涉案衬衫全部出口,涉案衬衫在何地销售、如何销售均由委托人Yamato公司控制,被诉侵权商标的实际使用人系Yamato公司。综上,本院认为,利富公司根据日本国注册商标权人Yamato公司的委托,在国内生产使用该商标的产品,该产品全部销往国外而不在中国境内销售,属于涉外定牌加工行为。
二、关于被诉侵权商标与鳄鱼恤公司请求保护的注册商标是否近似、利富公司是否侵害鳄鱼恤公司注册商标专用权的问题
本院认为,商标的基本功能是区分商品或服务来源,侵害商标权的本质就是对商标识别功能的损害,使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款的相关规定,认定被诉侵权商标与请求保护的注册商标是否构成近似商标,不仅要根据文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色等要素对其近似性进行判断,还要根据案件的具体情况,综合考虑是否易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系。人民法院在判断是否构成未经商标注册人许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的侵权行为时,除在同一种商品上使用相同商标的情形外,对其他情形均需要考虑混淆因素。因此,侵害注册商标专用权意义上的商标近似应当是指混淆性近似,即足以造成市场混淆的近似。
值得注意的是,利富公司在本案中的行为属于涉外定牌加工行为。关于涉外定牌加工行为是否构成侵权的问题,目前我国法律及司法解释并无明确规定。本院认为,在司法实践中不宜将涉外定牌加工行为一概认定为侵权或不侵权,而应区别案件的具体情况予以处理。就本案而言,首先,鳄鱼恤公司主张保护的“CROCODILE”注册商标,与被诉侵权商标“Crocodile”英文加鳄鱼图形组成的组合商标并不相同。利富公司在接受委托加工时,审查了委托人Yamato公司在日本国的商标注册证书,在判断该商标是否会构成侵权时,即使对相关商标的注册情况予以检索,也不易判断该商标是否对鳄鱼恤公司“CROCODILE”注册商标构成侵权。因此,利富公司在履行必要注意义务后,按照订单进行加工,并无侵害鳄鱼恤公司注册商标的故意。其次,利富公司在产品上标注被诉侵权商标的行为,形式上虽由加工方实施,但实质上是基于有权使用被诉侵权商标的日本Yamato公司的明确委托,而且受委托定牌加工出口的产品全部销往日本国。因此,被诉侵权商标只能在日本国市场发挥其区别商品来源的功能,日本国消费者可以通过该商标区分商品来源为Yamato公司。涉案产品并未在中国国内市场实际销售,涉案产品的被诉侵权商标并未在中国国内市场发挥识别商品来源的功能,中国国内相关公众不存在对该商品的来源发生混淆和误认的客观基础,鳄鱼恤公司的中国市场份额也不会因此被不正当挤占,其注册商标的商标识别功能并未受到损害。综上,本院综合考虑被诉侵权人的主观意图、注册商标与被诉侵权商标使用状况等相关因素后认为,被诉侵权商标与鳄鱼恤公司注册商标不足以造成相关公众的混淆、误认,不构成侵害注册商标专用权意义上的商标近似。利富公司的涉外定牌加工行为没有侵害鳄鱼恤公司的注册商标专用权。原审判决认定利富公司侵权,不符合商标法保护注册商标专用权的立法意图,属于适用法律错误,本院予以纠正。利富公司主张其在定牌加工出口过程中,在产品上标注被诉侵权商标行为不构成对鳄鱼恤公司商标侵权,理据充分,本院予以支持。
综上所述,利富公司的上诉理由成立,本院予以支持。原审判决认定事实清楚,但适用法律错误,本院予以纠正。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(二)项、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条第二款之规定,判决如下:
一、撤销广东省珠海市中级人民法院(2011)珠中法知民初字第1号民事判决;
二、驳回鳄鱼恤有限公司的全部诉讼请求。
本案一审案件受理费8800元、二审案件受理费5800元,共计14600元,均由鳄鱼恤有限公司负担。本院预收的二审案件受理费5800元,由本院退回给台山利富服装有限公司。鳄鱼恤有限公司应于本判决送达之日起七日内向本院交纳二审案件受理费5800元。如逾期不交,本院将予以强制执行。
本判决为终审判决。
 
 
 
审 判 长  
代理审判员  
代理审判员  
 
 
 
 
                          二○一一年十二月十六日
 
本件与原本核对无异
书 记 员  

上海市高级人民法院关于知识产权侵权纠纷中适用法定赔偿方法确定赔偿数额的若干问题的意见

上海市高级人民法院关于知识产权侵权纠纷中适用法定赔偿方法确定赔偿数额的若干问题的意见(试行)
《业务文件》
为在知识产权侵权案件中依法公平、合理地确定法定赔偿数额,统一执法标准,加强对知识产权的司法保护,根据《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》及最高人民法院有关司法解释的规定,结合我市审判工作实际,现对确定知识产权侵权损害法定赔偿数额的若干问题提出如下意见,请参照执行。

一、适用法定赔偿的范围、原则与基本要求
1、知识产权侵权诉讼中,确定侵权损害赔偿数额,有下列情形之一的,方可适用法定赔偿方法:
(1)根据案件现有证据,难以确定权利人损失数额、侵权人非法获利;
(2)经法院释明,权利人明确请求法院适用法定赔偿方法确定侵权损害赔偿数额,亦未提供相应证据证明权利人损失、侵权人非法获利。
对于难以证明权利人受损或者侵权人非法获利的具体数额,但有证据证明前述数额确已超过法定赔偿最高限额的,不应适用法定赔偿方法,而应综合全案的证据情况,在法定赔偿最高限额以上合理确定赔偿数额。
2、适用法定赔偿方法确定的赔偿数额应公平合理,确保权利人损失获得充分赔偿。
3、适用法定赔偿方法确定赔偿数额时,应根据案件具体情况在判决中分析和阐明权利价值、侵权情节、侵权恶意、侵权损害后果等方面具体情形与确定赔偿数额之间的联系。
4、适用法定赔偿方法确定赔偿数额时,判决赔偿数额既应当保持同类案件之间的赔偿尺度协调,又应考虑不同案件之间的案情差异。
二、适用法定赔偿方法确定赔偿数额的酌定因素
5、适用法定赔偿方法确定赔偿数额时,一般综合以下因素酌定赔偿数额:
(1)被侵犯知识产权的权利价值;
(2)侵权情节;
(3)侵权损害后果;
(4)侵权人过错程度;
(5)其他应予考虑的因素。
6、著作权侵权诉讼中,可根据以下因素衡量著作权权利价值:
(1)作品的类型、独创性程度、创作投入、创作难度、创作周期、知名度、市场价值、获奖情况;
(2)侵权行为发生时的合理转让价格、合理许可费用、行业内的通常许可使用费或者国家规定的有关使用费标准;
(3)行业稿酬标准;
(4)著作权集体管理组织的许可使用费;
(5)其他可以衡量著作权权利价值的因素。
7、商标侵权诉讼中,可根据以下因素衡量商标权权利价值:
(1)商标知名度、商标显著性;
(2)商标的商业声誉;
(3)商标估值、设计成本、广告投入、价值培育投入、市场开拓成本;
(4)商标实际使用状况与收益;
(5)侵权行为发生时的合理转让价格、合理许可费用;
(6)商标使用许可的种类、时间、范围;
(7)其他可以衡量商标权权利价值的因素。
8、专利侵权诉讼中,可根据以下因素衡量专利权权利价值:
(1)专利技术创造性、专利设计显著性;
(2)专利技术研发成本、实施情况;
(3)侵权行为发生时的合理转让价格、合理许可费用;
(4)专利使用许可的种类、时间、范围;
(5)市场上同类产品的平均利润;
(6)其他可以衡量专利权权利价值的因素。
9、知识产权侵权诉讼中,可根据以下因素衡量侵权情节:
(1)侵权行为方式,可区别直接侵权与间接侵权,生产过程中的侵权与销售过程中的侵权;
(2)侵权产品生产与销售规模、侵权作品传播范围;
(3)侵权行为持续时间;
(4)侵权次数,初次侵权或重复侵权;
(5)侵权行为的组织化程度;
(6)权利人发出侵权警告后侵权人的行为表现;
(7)其他可以衡量侵权情节的因素。
10、知识产权侵权诉讼中,可根据侵权行为对权利人商业利润、商业声誉、社会评价的影响等衡量侵权损害后果。
11、知识产权侵权诉讼中,因判决停止侵权可能损害社会公共利益或者严重损害第三人利益而不判决停止侵权的,赔偿数额应当高于判决停止侵权的同类案件。
三、合理开支的确定
12、适用法定赔偿,应分别计算损失赔偿数额与权利人为维权而支付的合理开支数额,法院应当审查维权开支的真实性、关联性、必要性和合理性。
13、合理开支包括:
(1)公证费、认证费;
(2)符合司法行政部门规定的律师费;
(3)调查、取证费;
(4)翻译费;
(5)其他为制止侵权、消除影响而支付的合理费用。
14、权利人主张为制止侵权行为、消除影响而支付的合理费用,应当提交相关的合同和已经实际支付的凭证。该合理费用在其他相关联的案件中已获得赔偿的,不再重复计算。
15、权利人主张律师费用的,可以参考司法行政部门规定的律师收费标准、实际判赔额与请求赔偿额、案件的复杂程度等因素合理酌定。
四、侵犯著作权案件中赔偿数额的确定
16、侵犯文字、美术、摄影等作品著作权的,可以在国家规定的稿酬标准的2至5倍范围内确定法定赔偿额,文字作品不足千字的以千字计算。著作权人能证明其作品能获得更高稿酬,应予支持。
17、以网络方式传播文字、美术、摄影等作品侵犯著作权的,参考作品许可费、作品知名度、侵权网站经营规模、传播范围、侵权作品点击次数等因素来确定赔偿数额。
18、以网络传播的方式传播影视作品侵犯著作权的,应考虑主张权利的原告取得版权的对价,作品知名度,上映档期,网站传播时间与影视作品公映的时间之间的间隔,侵权网站的经营规模、传播范围,涉案作品的网上点击次数等因素。
19、在互联网上传播侵权作品的,赔偿数额一般应高于在局域网上传播侵权作品的行为。
20、侵犯商业应用范围较广或者商业价值较高的计算机软件著作权的,赔偿数额应当高于侵犯一般计算机软件著作权的行为。
21、软件最终用户侵犯计算机软件著作权,被判停止侵权的,可以参考正版软件市场销售价格确定赔偿数额,根据侵权用户实际侵权使用时间,计算侵权赔偿数额。
五、侵犯商标权案件中赔偿数额的确定
22、权利人请求保护的注册商标未实际投入商业使用的,不以侵权人的获利确定赔偿数额,如果权利人确有证据证明其实际损失的,可酌情予以支持。
23、注册商标已构成商标法规定的连续三年停止使用情形的,可以仅判决赔偿权利人为制止侵权而支出的合理费用,不支持权利人要求损害赔偿的请求。
六、侵犯专利权案件中赔偿数额的确定
24、侵犯专利权案件中,可以区分被侵犯专利系外观设计、实用新型或者发明专利而确定赔偿数额。
25、同一产品既构成侵犯专利权,又构成侵犯其他权利的,不应重复计赔,在确定侵犯专利权获得利益时应扣除因侵犯其他权利获得的利益。
26、侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的,可根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。
27、侵犯外观设计专利权的产品为包装物的,可根据包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。
七、反不正当竞争纠纷中赔偿数额的确定
28、确定反不正当竞争法第十条规定的侵犯商业秘密行为的损害赔偿额,可以参照确定侵犯专利权的损害赔偿额的方法进行;确定反不正当竞争法第五条、第九条、第十四条规定的不正当竞争行为的损害赔偿额,可以参照确定侵犯注册商标专用权的损害赔偿额的方法进行。
29、因侵权行为导致商业秘密已公开的,应当根据该项商业秘密的商业价值确定损害赔偿额。商业秘密的商业价值,根据其研究开发成本、实施该项商业秘密的收益、可得利益、可保持竞争优势的时间等因素确定,权利人或法院委托的评估机构的估价可以作为法院判决的参考。
30、因散布虚假信息,损害不特定多数同业经营者商业信誉、商品声誉而引发的诉讼,应当考虑存在其他受害人等因素合理确定赔偿数额。
八、其他
31、本意见如与相关法律规定或者最高人民法院的司法解释相冲突,以法律或者司法解释的规定为准。
32、本意见自2010年8月20日起试行。

上海市高级人民法院关于知识产权侵权纠纷中适用法定赔偿方法确定赔偿数额的若干问题的意见(试行)
《业务文件》
为在知识产权侵权案件中依法公平、合理地确定法定赔偿数额,统一执法标准,加强对知识产权的司法保护,根据《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》及最高人民法院有关司法解释的规定,结合我市审判工作实际,现对确定知识产权侵权损害法定赔偿数额的若干问题提出如下意见,请参照执行。

一、适用法定赔偿的范围、原则与基本要求
1、知识产权侵权诉讼中,确定侵权损害赔偿数额,有下列情形之一的,方可适用法定赔偿方法:
(1)根据案件现有证据,难以确定权利人损失数额、侵权人非法获利;
(2)经法院释明,权利人明确请求法院适用法定赔偿方法确定侵权损害赔偿数额,亦未提供相应证据证明权利人损失、侵权人非法获利。
对于难以证明权利人受损或者侵权人非法获利的具体数额,但有证据证明前述数额确已超过法定赔偿最高限额的,不应适用法定赔偿方法,而应综合全案的证据情况,在法定赔偿最高限额以上合理确定赔偿数额。
2、适用法定赔偿方法确定的赔偿数额应公平合理,确保权利人损失获得充分赔偿。
3、适用法定赔偿方法确定赔偿数额时,应根据案件具体情况在判决中分析和阐明权利价值、侵权情节、侵权恶意、侵权损害后果等方面具体情形与确定赔偿数额之间的联系。
4、适用法定赔偿方法确定赔偿数额时,判决赔偿数额既应当保持同类案件之间的赔偿尺度协调,又应考虑不同案件之间的案情差异。
二、适用法定赔偿方法确定赔偿数额的酌定因素
5、适用法定赔偿方法确定赔偿数额时,一般综合以下因素酌定赔偿数额:
(1)被侵犯知识产权的权利价值;
(2)侵权情节;
(3)侵权损害后果;
(4)侵权人过错程度;
(5)其他应予考虑的因素。
6、著作权侵权诉讼中,可根据以下因素衡量著作权权利价值:
(1)作品的类型、独创性程度、创作投入、创作难度、创作周期、知名度、市场价值、获奖情况;
(2)侵权行为发生时的合理转让价格、合理许可费用、行业内的通常许可使用费或者国家规定的有关使用费标准;
(3)行业稿酬标准;
(4)著作权集体管理组织的许可使用费;
(5)其他可以衡量著作权权利价值的因素。
7、商标侵权诉讼中,可根据以下因素衡量商标权权利价值:
(1)商标知名度、商标显著性;
(2)商标的商业声誉;
(3)商标估值、设计成本、广告投入、价值培育投入、市场开拓成本;
(4)商标实际使用状况与收益;
(5)侵权行为发生时的合理转让价格、合理许可费用;
(6)商标使用许可的种类、时间、范围;
(7)其他可以衡量商标权权利价值的因素。
8、专利侵权诉讼中,可根据以下因素衡量专利权权利价值:
(1)专利技术创造性、专利设计显著性;
(2)专利技术研发成本、实施情况;
(3)侵权行为发生时的合理转让价格、合理许可费用;
(4)专利使用许可的种类、时间、范围;
(5)市场上同类产品的平均利润;
(6)其他可以衡量专利权权利价值的因素。
9、知识产权侵权诉讼中,可根据以下因素衡量侵权情节:
(1)侵权行为方式,可区别直接侵权与间接侵权,生产过程中的侵权与销售过程中的侵权;
(2)侵权产品生产与销售规模、侵权作品传播范围;
(3)侵权行为持续时间;
(4)侵权次数,初次侵权或重复侵权;
(5)侵权行为的组织化程度;
(6)权利人发出侵权警告后侵权人的行为表现;
(7)其他可以衡量侵权情节的因素。
10、知识产权侵权诉讼中,可根据侵权行为对权利人商业利润、商业声誉、社会评价的影响等衡量侵权损害后果。
11、知识产权侵权诉讼中,因判决停止侵权可能损害社会公共利益或者严重损害第三人利益而不判决停止侵权的,赔偿数额应当高于判决停止侵权的同类案件。
三、合理开支的确定
12、适用法定赔偿,应分别计算损失赔偿数额与权利人为维权而支付的合理开支数额,法院应当审查维权开支的真实性、关联性、必要性和合理性。
13、合理开支包括:
(1)公证费、认证费;
(2)符合司法行政部门规定的律师费;
(3)调查、取证费;
(4)翻译费;
(5)其他为制止侵权、消除影响而支付的合理费用。
14、权利人主张为制止侵权行为、消除影响而支付的合理费用,应当提交相关的合同和已经实际支付的凭证。该合理费用在其他相关联的案件中已获得赔偿的,不再重复计算。
15、权利人主张律师费用的,可以参考司法行政部门规定的律师收费标准、实际判赔额与请求赔偿额、案件的复杂程度等因素合理酌定。
四、侵犯著作权案件中赔偿数额的确定
16、侵犯文字、美术、摄影等作品著作权的,可以在国家规定的稿酬标准的2至5倍范围内确定法定赔偿额,文字作品不足千字的以千字计算。著作权人能证明其作品能获得更高稿酬,应予支持。
17、以网络方式传播文字、美术、摄影等作品侵犯著作权的,参考作品许可费、作品知名度、侵权网站经营规模、传播范围、侵权作品点击次数等因素来确定赔偿数额。
18、以网络传播的方式传播影视作品侵犯著作权的,应考虑主张权利的原告取得版权的对价,作品知名度,上映档期,网站传播时间与影视作品公映的时间之间的间隔,侵权网站的经营规模、传播范围,涉案作品的网上点击次数等因素。
19、在互联网上传播侵权作品的,赔偿数额一般应高于在局域网上传播侵权作品的行为。
20、侵犯商业应用范围较广或者商业价值较高的计算机软件著作权的,赔偿数额应当高于侵犯一般计算机软件著作权的行为。
21、软件最终用户侵犯计算机软件著作权,被判停止侵权的,可以参考正版软件市场销售价格确定赔偿数额,根据侵权用户实际侵权使用时间,计算侵权赔偿数额。
五、侵犯商标权案件中赔偿数额的确定
22、权利人请求保护的注册商标未实际投入商业使用的,不以侵权人的获利确定赔偿数额,如果权利人确有证据证明其实际损失的,可酌情予以支持。
23、注册商标已构成商标法规定的连续三年停止使用情形的,可以仅判决赔偿权利人为制止侵权而支出的合理费用,不支持权利人要求损害赔偿的请求。
六、侵犯专利权案件中赔偿数额的确定
24、侵犯专利权案件中,可以区分被侵犯专利系外观设计、实用新型或者发明专利而确定赔偿数额。
25、同一产品既构成侵犯专利权,又构成侵犯其他权利的,不应重复计赔,在确定侵犯专利权获得利益时应扣除因侵犯其他权利获得的利益。
26、侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的,可根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。
27、侵犯外观设计专利权的产品为包装物的,可根据包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。
七、反不正当竞争纠纷中赔偿数额的确定
28、确定反不正当竞争法第十条规定的侵犯商业秘密行为的损害赔偿额,可以参照确定侵犯专利权的损害赔偿额的方法进行;确定反不正当竞争法第五条、第九条、第十四条规定的不正当竞争行为的损害赔偿额,可以参照确定侵犯注册商标专用权的损害赔偿额的方法进行。
29、因侵权行为导致商业秘密已公开的,应当根据该项商业秘密的商业价值确定损害赔偿额。商业秘密的商业价值,根据其研究开发成本、实施该项商业秘密的收益、可得利益、可保持竞争优势的时间等因素确定,权利人或法院委托的评估机构的估价可以作为法院判决的参考。
30、因散布虚假信息,损害不特定多数同业经营者商业信誉、商品声誉而引发的诉讼,应当考虑存在其他受害人等因素合理确定赔偿数额。
八、其他
31、本意见如与相关法律规定或者最高人民法院的司法解释相冲突,以法律或者司法解释的规定为准。
32、本意见自2010年8月20日起试行。

开心网诉千橡不正当竞争:二审维持原判

http://finance.ifeng.com/roll/20110411/3848750.shtml

正义网北京4月11日电(见习记者 刘博)“开心”遭遇“李鬼”,谁真谁假?今天上午9点半,“开心网诉千橡开心网不正当竞争案”在北京市高级人民法院二审开庭。

2009年10月28日,“开心网”( kaixin001.com)管理方北京开心人信息技术有限公司(以下简称开心网),以侵权为由,将另一“开心网”(kaixin.com)管理方北京千 橡互联科技发展有限公司(以下简称千橡互联公司)和北京千橡网景科技发展有限公司(简称千橡网景公司)告上法庭。

2010年10月26日,北京市第二中级人民法院对该案进行宣判,千橡互联公司和千橡网景公司并未侵犯开心网(kaixin001.com)的注册 商标权,但千橡使用与开心网相同的“开心网”名称构成了不正当竞争,判决赔偿开心网40万元,并不得使用与“开心网”相同或相近的名称。开心网不服该判 决,向北京市高级人民法院提起上诉。

http://finance.ifeng.com/roll/20110411/3848750.shtml

正义网北京4月11日电(见习记者 刘博)“开心”遭遇“李鬼”,谁真谁假?今天上午9点半,“开心网诉千橡开心网不正当竞争案”在北京市高级人民法院二审开庭。

2009年10月28日,“开心网”( kaixin001.com)管理方北京开心人信息技术有限公司(以下简称开心网),以侵权为由,将另一“开心网”(kaixin.com)管理方北京千 橡互联科技发展有限公司(以下简称千橡互联公司)和北京千橡网景科技发展有限公司(简称千橡网景公司)告上法庭。

2010年10月26日,北京市第二中级人民法院对该案进行宣判,千橡互联公司和千橡网景公司并未侵犯开心网(kaixin001.com)的注册 商标权,但千橡使用与开心网相同的“开心网”名称构成了不正当竞争,判决赔偿开心网40万元,并不得使用与“开心网”相同或相近的名称。开心网不服该判 决,向北京市高级人民法院提起上诉。

起源:收购不成立

2008年3月,由程炳皓创办的开心网上线运营。凭借“朋友买卖”、“争车位”等产品迅速占领白领市场。据知情人透露,开心网迅速蹿红后,千橡互联公司曾提出以1亿元收购开心网,不过遭到开心团队拒绝。

随后2008年10月14日,千橡互联公司用早已从美国人手中购得的kaixin.com域名,推出了另一个开心网,除网站名称一模一样外,服务功能、网站布局、页面设置也几乎与开心网完全相同,因此引发了这场开心网的“李鬼之争”。

千橡:商标侵权不成立

二审庭审中,双方围绕一审判决是否存在认定事实错误及判决认定的赔偿数额是否得当展开辩论。

千橡公司在法庭上表示,他们使用的“开心网”(www.kaixin.com)名称与上诉人(开心网)“开心”商标核准的服务类别不相同也不相近 似,上诉人持有的注册商标“开心”属于注册商标类别中的第42类,唯一与计算机有关的专用权是“计算机硬件出租”,而被上诉人网站是面向公众提供网上的交 流娱乐空间,属于41类里的“410094”,即在计算机网络上提供在线游戏,因而不构成类似,商标侵权不成立。而开心网方面则指出,在一审时向法庭提交 的第一组证据中表明,开心网“拥有开心文字注册商标,在42类,核准服务范围包括计算机出租,根据国家商标局颁布的商标注册用”。

开心网:赔偿数额无法考虑成本

当法庭针对赔偿数额进行调查时,千橡互联公司指出,开心网提出“每一个用户所产生的0.64元广告收入,这个是收入而不是利润,我们认为依据应当是 利润,他没有除去成本支出。”而开心网方面称,涉及到侵权赔偿数额中,销售或者运行的成本“没有办法考虑,也没有必要考虑。”

法院:维持原判

法院认为,根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定,类似服务是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同, 或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。开心人公司(指开心网kaixin001.com管理方——记者注)主张千橡互联公司和千橡网景 公司提供的涉案服务属于“替他人创建和维护网站、托管计算机站(网站)”,与其“开心”注册商标核定服务中的“计算机出租”均属第42类服务中的4220 类似群组。但根据查明的事实可知,千橡互联公司和千橡网景公司使用“开心网”标识、“kaixin.com”域名从事的是帮助互联网用户建立社会性网络的 互联网应用服务,而非“替他人创建和维护网站、托管计算机站(网站)”,该服务与第42类服务中4220类似群组的计算机出租等计算机编程及相关服务相 比,在服务的目的、内容、方式、对象等方面存在较大差异,不会使相关公众对服务提供者产生混淆、误认。因此,原审法院关于千橡互联公司和千橡网景公司使用 “开心网”标识、“kaixin.com”域名所提供的社会性网络服务与“开心”注册商标核定的服务类别不相同、不类似的认定并无不当。开心人公司有关原 审法院就此所作认定错误的上诉理由,依据不足,不能成立。

法院同时认为,本案中,开心人公司“kaixin001.com”域名的注册时间晚于“kaixin.com”域名的注册时间,故千橡互联公司和千 橡网景公司受让并使用“kaixin.com”域名的行为不符合上述规定中应当被认定为侵权或不正当竞争的条件。而且,原审判决判令千橡互联公司和千橡网 景公司不得在提供社会性网络服务中使用与开心人公司“开心网”相同或近似的名称,已足以消除互联网用户对涉案两家“开心网”所产生的混淆、误认后果。另 外,开心人公司提交的相关网站刊登的文章中有使用“千橡开心网”的情况,由此可见,实际存在着能够区分涉案两家“开心网”的网络用户。而且,开心人公司提 交的证据尚不足以证明“开心网”(kaixin.com)的所有用户均为“开心网”(kaixin001.com)损失的用户。据此法院认为,原审法院就 此所作认定正确,开心人公司就此提出的上诉理由,缺乏事实依据,不予支持。

在本案中另一争议焦点赔偿数额上,法院认为,虽然开心人公司提出了具体的计算公式,但因开心人公司认可现尚无评估互联网价值的成型公式,现有证据无 法证明“开心网”(kaixin.com)的全部注册用户数均系“开心网”(kaixin001.com)损失的用户数,且开心人公司并未将其成本投入列 入该计算公式,故该计算公式因存在不确定项而无法计算。因此,在开心人公司提交的证据难以证明其实际损失,也难以证明千橡互联公司和千橡网景公司侵权获利 的情况下,原审法院综合考虑涉案侵权行为的方式、期间、规模、后果及主观过错程度等因素酌定的赔偿数额尚属合理,应予维持,对开心人公司关于原审法院确定 的赔偿数额过低的上诉理由不予支持。

据此,北京市高级人民法院作出判决,开心人公司的上诉理由均不成立,对其上诉请求不予支持,维持原判。